方法专利侵权诉讼中举证责任分配问题研究

方法专利侵权诉讼中举证责任分配问题研究

作者：牛立威

【摘要】本文以方法专利侵权为切入点，利用民事诉讼的一般举证责任规则对方法专利侵权诉讼中的举证责任问题进行探讨，研究方法专利侵权诉讼举证责任分配原则，总结其中的不足并提出一些完善的意见，以方便法院审理案件时更合理的分配举证责任，维护专利权人的合法利益。

【关键词】方法专利　举证责任　证据保全

一、新产品举证责任分配

方法专利侵权诉讼中举证责任的分配问题是困扰我国司法实践的一道难题，虽然我国法律对此作出了明确的规定：“在新产品制造方法专利侵权诉讼中，由制造同样产品的一方对其产品的制造方法不同于专利方法承担相应的举证责任”。但该规定在“新产品”和“相同产品”的认定及标准问题上存在着很大的争议。

（一）“新产品”与“相同产品”的认定及标准

1.“新产品”的认定及标准

由于“新产品”是适用方法专利侵权诉讼中举证责任倒置的重要条件，而TRIPS协议、《专利法》及其他法律法规对“新产品”未作明确的规定，因此，如何定义“新产品”在司法实践中就显得尤为的重要。[1]最高人民法院公布的《审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》草案中已经对“新产品”的认定作出规定。[2]此外，最高人民法院为了实施专利法相关规定，颁布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》进一步明确了新产品的定义。[3]我们反过来思考一下，如果某一项产品能够被认定为“新产品”，也就可以说在这项专利申请之前国内外的公众对其并不所知。

按照上文的定义来判断一种产品是否为“新产品”，就要求原告证明利用专利方法制造的产品在国内市场上未出现过，但这是相当困难的，因为“未曾出现”是一个消极的事实，几乎没有直接证据可以加以证明。[4]而被告证明相同产品曾经出现过，则难度大大降低。如果直接将“新产品”的证明责任倒置给被告，一方面与《专利法》和《证据规定》的精神相违，另一方面由于证明责任的不平衡分配可能会使以新产品的制造方法发明专利主张侵权的案件增多。所以，既要坚持原告要承担证明责任，又要适当的降低原告的举证责任，证明标准不宜过于苛刻，因此原告尽其能力举证如新产品证书、科技评估报告、有关行政部门出具的证明及行业认定材料等初步证据，这些证据都可以证明专利产品符合专利法意义上新产品的认定标准，而被告并不会认同原告提出的事实主张，定会极力的反对并提出相关的证据，最后由法官根据原告和被告提出的证据，判断原告的产品是否符合“新产品”标准。

2.“同样产品”的认定及标准

《专利法》第61条第1款的规定中虽然提到了“同样产品”，[5]但我国相关的法律法规均没有对其作出完整的解释，只是在国家知识产权局条法司出版的《新专利法详解》中简单的对“同样产品”作出了认定。由此可知，我国在“同样产品”的认定及标准上还缺乏明确的法律规定，导致一些法院在审理专利侵权案件中，不能形成一个统一的认定标准。事实上，如果对“同样产品”的理解过于狭小则会对在先使用权人的利益造成损害，有碍司法的公平正义；[6]如果对“同样产品”的含义理解过于宽泛，则不利于专利权的保护，影响发明创造的积极性。因此，想要平衡在先使用权人与专利权人的利益，达到公平正义所要求的程度，必须以产品本身的必要技术特征为标准，将专利权利要求记载的技术特征与被控侵权产品的技术特征进行对比，看被控侵权产品能否将专利的必要技术特征全面覆盖或全面实现，来判断两种产品在内在属性上是否完全相同。当然，我们还可以从产品的外在特征、功能和用途来判断产品是否相同，但这些标准都不能说明两种产品必然相同，因为产品的外在特征、功能和用途等仅是产品的外部特征，不能决定产品的本质属性。[7]因此认为具有外在属性相同的产品就是同样产品，是不够科学的。

（二）举证责任如何分配

我国《民事证据规定》第4条第1款规定：因新产品制造方法发明专利引起的侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。一方面，由于产品是新产品，根据经验法则，除了专利方法以外，一般不存在制造新产品的其他方法，故被告使用专利方法的可能性极大；另一方面，根据原告、被告双方与证据的距离远近，原告要举证证明被告使用方法专利制造新产品是非常困难的，而被告掌握着被侵权产品的制造方法，如果被告否认使用原告的方法专利，就要提供相关的证据证明其产品制造方法与涉案方法专利不同。

根据前述法律规定并结合审判实践的具体情况，我们认为，对“新产品”承担相应举证责任的仍然应当是原告。首先，从当前的法律规定来看，只有在争议产品是新产品的前提下才能适用举证责任倒置，显然从法条的设计来看这是属于原告的举证责任。其次，原告对自己的专利所涉及的技术领域、技术背景十分了解，完全有能力提供相应证据进行证明，如专利说明书中有关新产品的介绍说明、科技查新报告、新产品认定证书等都可以作为新产品的证据材料予以提供。当然，由于“不为国内外公众所知”属于相对消极的事实，因此，在坚持原告承担举证责任的情况下，不宜将新产品的证明标准设立的过高、过严，否则不利于原告权利的保护。一般情况下，专利文件中记载的专利是一种新产品的制造方法或者原告在诉讼时对此已作出充分说明的，我们就可以推定原告已经承担了新产品的举证责任，此时如果被告对原告所提的事实加以反驳，就要提供相关的证据予以证明。

二、关于举证责任倒置的承担问题

举证责任分配的倒置，是法律直接规定主张有利于自己的事实者不负担举证责任，而由对方当事人承担举证责任，对方当事人在不能履行证明义务时，就承担败诉的后果。举证责任倒置必须有法律的规定，在诉讼中法官不可以任意倒置举证责任的分配。此外，举证责任的倒置并非将原告主张的要件事实的证明责任全部转给被告，原告必须完全满足一些事实的证明之后，才发生被告对自己的制造方法不同于原告专利方法的证明。

（一）当事人承担的举证责任

1.原告承担的举证责任

首先，原告要向法院提起专利侵权诉讼，其所提交的证据材料必须符合法律的立案标准，只有符合立案标准法院才会受理此案。

其次，法院立案以后，原告要想此案适用《专利法》第57第2款的规定，原告还必须证明该案是否满足适用举证责任倒置的条件，即原告要证明专利产品符合专利法意义上新产品的认定标准。事实上，原告要证明其产品为专利法意义上的“新产品”，就是要求原告证明在发明专利申请日之前市场上不存在依照这种专利方法所生产出的产品。

再次，原告还必需证明其依照方法专利所直接生产出的产品与被告生产的侵权产品是属于“同样产品”。原告需向法院说明被告涉案产品与原告依照方法专利直接生产的新产品在哪些组份、结构上是相同的，哪些结构不完全相同但在本质属性上是相同或等同的情形，以此让法院来确认被告的涉案产品是否与原告的产品相同，决定被告所承担的举证责任。

2.被告承担的举证责任

在新产品制造方法的专利侵权诉讼中，原告经过充分的举证，法官最终认定其产品为新产品，适用举证责任倒置。此时被告就承担了相应的举证责任，证明其制造方法与原告存在不同，其证明的标准无需提供完整的生产过程，只需要提供一些证据能够证明与涉案专利不同即可。否则就很容易泄露商业秘密，造成经济上的损失。在司法实践中，专利权人的专利往往包含多项技术特征，如果能够证明其中一项关键的技术与专利权人的不同，就完成了其不构成专利侵权的举证责任。在必要时，法院还可以咨询专家学者或者到被告的生产现场进行实地勘验，以确保被告所提供的证据符合相关的证据要求。

（二）举证责任在诉讼过程中的转换

通过上面的分析，我们知道：在适用举证责任倒置的专利侵权诉讼中，首先应当由原告举证证明该案符合举证责任倒置的法定条件，然后才能倒置举证责任由被告证明其制造方法不同于原告专利，在被告举证“证明其所采用的制造方法不同于原告的专利方法”以后，如果原告对被告所主张的不同点不予认可或者认为其与专利方法相应技术特征构成等同，此时的举证责任重新转移到原告方，原告需要继续举证证明被告所陈述的事实不成立或者与其专利方法中必要的技术特征完全覆盖。但如果原告进行了充分的举证说明，证明了被告所提出的事实根本不能成立或者专利方法的必要技术特征完全覆盖，那么被告还需继续承担相应的举证责任用来证明自己所使用的制造方法不同于原告的专利方法。在整个诉讼过程中，举证责任是在随着原被告双方随时提出的不同主张和新的待证事实的不断出现而转移变换的。

三、证据保全对举证责任的影响

根据我国民事诉讼法的规定，当事人对其主张的事实负举证责任。如果当事人不能提供证据证明其主张，就承担不利的法律后果。证据保全措施就是为了解决当事人不能自行收集证据而提供的一种辅助手段。由于知识产权的客体具有无形性，导致侵犯知识产权的行为具有多样化、复杂化和隐蔽化的特点，知识产权诉讼中涉及的证据种类繁杂、容易灭失，且当事人难以自行取得，权利人在维权诉讼中存在举证困难，因此，其往往申请法院采取证据保全措施获取其需要的证据。

（一）证据保全在方法专利侵权诉讼中的运用

证据保全作为一种证明手段在民事诉讼中起着相当重要的作用。如果在方法专利侵权诉讼中综合的运用证据保全，会起到公平、公正、合理分配举证责任的作用。所谓的“证据保全”在我国《民事诉讼法》第74条中有明确的规定，即“当证据可能灭失或者在以后很难取得的情况下，一方诉讼当事人可以向法院申请对相关证据的保全，法院也可以依职权主动采取证据保全措施”。 [8]根据该规定可知，采取证据保全措施的前提条件是需要保全的证据可能灭失或者以后很难取得。在涉及方法发明的侵权专利纠纷案件中，原告往往申请法院保全被告生产相同产品的方法，以证明被告实施了原告的专利权。

证据保全是法院依照其职权收集相关的证据，是以公权力对处于劣势地位的一方当事人的特殊的保护。法院依当事人的申请对相关的证据采取保全措施，实际上就是将举证责任分配给另一方当事人。由于方法专利侵权诉讼的特点，就决定了在一些的诉讼当中会存在一些当事人难以举证的情形。涉及到新产品的就由被告承担举证责任，被告如不能进行有效的举证、反驳，则被告就有可能承担败诉的风险。在关于非新产品的方法专利侵权诉讼中，常常会遇到被告妨碍举证，法官就要基于公平、公正的要求，正确的适用相关的法律、法规并结合法院主动调查收集的证据。这样就有利于在案件处于真伪不明，又无法查出证据如何证明时，合理的分配双方当事人的举证责任，可以避免诉讼陷入僵局。

（二）证据保全对举证责任倒置的影响

在新产品的制造方法发明专利侵权诉讼中，由原告就被告的被控侵权制造方法向法院申请证据保全。而按照《专利法》第57条第2款的规定，在此类案件中适用举证责任倒置，即制造同样产品的被告应当提供其产品制造方法不同于原告专利方法的证明。虽然被告对特定的证据要承担相应的举证责任，但是原告才是权利主张的期待者，如果被告申请过长或者无期限的举证期限，被告很容易利用这点时间对保全的证据进行更改，造成对原告合法利益的侵害。我们都知道证据的出现是随着事实的产生、形成到结束的一个过程，证据不会在事实结束后出现。在诉讼过程中，被告如果想要将自己所掌握的证据提交出来是很容易的一件事，但事实并不是我们想象的那样，被告处于对自我保护的意识，把那些能够证明自己有过错的证据隐藏起来。实践中，如果被告迟迟不向法院举证或者采取拖延的手段，这样势必会对原告的合法利益造成损害，因此法院要根据所掌握的具体情况和案件事实本身的性质，进一步加强保护原告的利益，同时严格规定被告的举证责任，既不能消极的举证也不能不举证。

四、方法专利侵权举证责任分配制度的不足与完善

（一）方法专利侵权诉讼举证责任制度的不足

1.新产品认定标准的不完善

对于专利法意义上的“新产品”的认定，我国现有的《专利法》及其实施细则并没有明确的作出规定，而相关的司法解释对新产品认定标准的规定也比较模糊，正是由于新产品认定标准的不完善才导致在实际的司法审判过程中，各级人民法院对新产品的理解千差万别，法院的判决书给出的判决标准也是百花齐放、标准不一。有些法院认为在国内市场上首次出现的产品为新产品，有些法院认为具有权威机构批准的新产品特征的为专利法意义上的新产品，没有一个统一的认定标准，就势必会造成判决结果的不统一，无法保证当事人的合法利益。然而随着现代科学技术的飞速发展，一种新产品出现以后，很快很容易会被更加先进的产品替换或者出现功能上更为先进的新类产品，这样情况的出现一方面加剧了立法工作的难度，同时也让法院在审理新产品的案件中感到更加的困惑，现阶段只能通过扩大法官的司法裁量权，使其在诚信、公平的法律价值观指引下，结合涉案产品的技术特征、生产工艺、物质的重量配比、选用材料、产品的物理状态等多种因素考察涉案产品是否为新产品。

2.专利侵权诉讼中适用举证责任倒置规则的限制

《专利法》和《民事证据规定》虽然对适用举证责任倒置作出了规定，但规定的并不明确，或者是较为笼统，而在司法实践过程中专利侵权诉讼往往具有复杂性、专业性等特点，这就使当事人的合法权益不能得到很好的保护。依照这些法律，法院在审理该类案件时必须严格按照法律的规定对举证责任的倒置加以适用，但是我国法律对适用举证责任倒置的情形作出了特别的规定，仅适用新产品的制造方法，而对非新产品制造方法并不适用。

（二）方法专利侵权诉讼举证责任制度的完善

1.完善新产品的认定标准

随着知识产权领域研究的不断深入，新产品的出现呈现出多样化、复杂化的特点，其科技的含量越来越高，但我国现有的法律规定对新产品的认定标准却显得相对滞后，这样无法满足法院审理专利案件的需要。因此完善对新产品的认定标准就极为紧迫。虽然最高人民法院分别在2003年公布的《审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》和2009年公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》两个司法解释对新产品的定义作出了相关规定，但其合理性有待进一步的探讨。主要的原因是关于新产品认定的区域界线问题，最高人民法院以“国内市场出现”来认定新产品，这样规定的标准显得过于的宽泛，因为大多数新产品最先在欧美、日本等发达国家上市，如果以在中国市场出现作为新产品的区域界线，那么绝大多数发明方法所涉及的产品，因没有在中国市场上出现被认定为新产品。这种情况之下，举证责任倒置的适用将成为通例而非特例，所以亟需作出相应的补充和完善。笔者认为，有必要对专利法进行第四次的修改，用法律的形式予以规定，并随着科技的发展调整新产品的认定标准，完善相关的制度。

2.完善举证责任倒置制度

健全的法律制度是正确司法裁判的基础，当事人在实施一个法律行为之前都要预期自己行为产生的后果，这样主要是为了预防不必要的法律纠纷，《专利法》第61条规定的举证责任倒置，在司法实践中由于该规定不明确、过于笼统，引起了越来越多的争议，亟需对《专利法》作出进一步的修改，完善相关的法律制度。在知识产权保护完备的欧美国家中，通过对专利案件的审理，已经逐渐认识到在“新产品”认定上存在着很多争议，因此没有采用TRIPS协议第34条第1款（a）的规定，而选择了（b）的规定。[9]这样选择的好处是使规定更加的灵活，虽然赋予了法官更多的司法裁量权，但会使法院更加方便的作出判决，减少专利权人的举证难度，回避了原、被告双方在“新产品”认定上存在的争议，减轻了在适用举证责任倒置时的难度，有利于鼓励发明创造、技术创新，从而维护权利人的合法权益，实现司法公正。

参考文献：

[1] 沈志先：《知识产权审判精要》，北京：法律出版社，2010年版，第83页。

[2] 最高人民法院2003年10月公布的《审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》关于“新产品”的定义：在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的质量、性能或者其组成、结构方面有明显的区别。

[3] 最高人民法院2009年12月公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的规定：“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，不属于《专利法》第61条第1款规定的新产品”。

[4] 张广良：《知识产权民事诉讼热点专题研究》，北京：知识产权出版社，2009年版，第389页。

[5]《中华人民共和国专利法》第61条第1款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。

[6] 邵现一：“当事人民事诉讼策略论”，《西南政法大学硕士论文》，2009年。

[7] 程永顺：《知识产权法律保护教程》，北京：知识产权出版社，2005年版，第23页。

[8] 陈界融：《证据法：证明负担原理与法则研究》，北京：中国人民大学出版社，2004年版，第189页。

[9] 王淑君：“专利侵权诉讼举证责任问题研究”，《西南政法大学硕士论文》，2011年。

来源：合川法院

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