因步骤互换导致与专利权利要求不构成等同的情形

因步骤互换导致与专利权利要求不构成等同的情形

——被诉侵权技术方案只要有一个以上技术特征与权利要求记载的全部技术特征不相同亦不等同的，即应认定不侵权。

标签：专利权｜权利要求｜等同技术｜步骤互换

案情简介：2006年2月，陈某申请“布塑热水袋的加工方法”发明专利，2010年2月，获得专利权。同年9月，陈某以用品公司生产、销售的热水袋侵犯其专利为由，诉请赔偿经济损失100万元。用品公司以热水袋螺纹塞座、塞盖、垫片部件系委托他人加工作为抗辩理由，并提交了授权公告日为2006年12月的“一种新型热水袋”实用新型专利说明书以此证明系现有技术的主张，同时提出：其产品技术方案是先修边再热粘合，先将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座，然后才是充气试压检验，步骤与陈某专利技术特征不同，其产品设计使用的空心棉软垫与对方的保温层设计亦不同，故不构成侵权。

法院认为：①现有技术与抵触申请。《专利法》第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”第22条第5款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”用品公司实用新型专利申请日虽早于涉案发明专利申请日，但授权公告日晚于后者，故不构成现有技术，但依法构成抵触申请。因抵触申请能破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应被允许，并可参照现有技术抗辩的审查标准予以评判。用品公司虽以“一种新型热水袋”产品专利主张未公开的技术特征系本领域公知常识和惯用手段，但并未举证证明，故不能视为该专利已完全公开被诉侵权产品加工方法，用品公司以此主张现有技术抗辩不能成立。②委托加工。被诉侵权产品的螺纹塞座、塞盖、垫片虽非用品公司自行加工，但系其提供样品在案外人处定作，亦即前述部件系案外人按用品公司要求进行加工制作，应视为被诉侵权人的实施行为，故用品公司对由此产生的法律后果应承担相应法律责任。③步骤互换与等同侵权。产品制造方法发明专利通常通过方法步骤组合及一定步骤顺序实现。方法专利步骤顺序是否对专利权保护范围起到限定作用，从而导致在步骤互换中限制等同原则的适用，关键要看这些步骤是否须以特定顺序实施，及该种互换会否带来技术功能或效果上的实质性差异。本案中，先修边还是先热粘合对整个技术方案实现无实质性影响，且该两个步骤互换在技术功能和技术效果上亦未产生实质性差异，故被诉侵权方法调换后步骤与涉案专利权利要求属于相等同的技术特征。但将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座，与充气试压检验的步骤互换，能减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，且差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要求不构成等同技术特征。④捐献原则。在权利要求解释中确立捐献原则，系对专利保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。该规则的含义是，对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围之内。涉案专利说明书明确记载了前述非等同技术特征的互换步骤可以调换，但调换后的步骤并未体现在权利要求中，故调换后的步骤应适用捐献原则，不能纳入涉案专利权保护范围。⑤等同认定。保温的主要原理是物理隔离减弱热对流和热传导。涉案专利设置保温层目的就是通过控制内外层之间空气的热对流，阻断内外层之间因物理接触而产生的热传导来实现保温和防烫效果。被诉侵权产品所设置的半块空心棉软垫在材质上与涉案专利保温层相同，结构上亦置于内外层之间，大小上虽未完全覆盖内外层，但其设置方式实质上起到了减弱热对流和热传导作用，亦能够实现保温和防烫的技术效果。虽两种材质和设置稍有差异，但本领域技术人员基于对保温原理的认识，能够判断二者差异是非实质性的，故“空心棉软垫”与“保温层”构成等同。⑥临时保护期使用费。《专利法》第13条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”故临时保护期使用费是在发明专利申请公布后至专利权被授予前，实施该发明的单位或个人应应支付给专利权人的一种适当的经济补偿，其与未经许可实施专利的侵权损害赔偿性质不同，故专利权人不能基于侵权损害赔偿诉因来主张临时保护期使用费，而只能单独就此项费用提出主张。⑦《专利法》第59条第1款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”本案中，因被诉侵权产品加工方法与涉案专利方法既不相同亦不等同，未落入涉案专利权保护范围，故判决驳回陈某诉请。

实务要点：被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同亦不等同的，即应认定其未落入专利权保护范围。

案例索引：最高人民法院（2013）民提字第225号“陈某与某用品公司等侵害发明专利权纠纷案”，见《陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华及第三人温士丹侵害发明专利权纠纷案》（审判长于永昌，审判员李剑，代理审判员宋淑华），载《最高人民法院公报·裁判文书选登》（201510/228:36）。

点评：专利侵权与一般侵权不同，被诉侵权产品多个技术特征构成相同或等同，只要一个例外，就不存在部分侵权、酌定赔偿情形。

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