认定驰名商标应坚持全面审查原则

认定驰名商标应坚持全面审查原则

要旨：人民法院可根据审理案件的需要依当事人请求在个案中认定某商标是否构成驰名商标，驰名商标的认定应当坚持全面审查的原则，既要严格审查当事人关于认定驰名商标的请求是否满足按需认定的基本原则，又要结合案件整体情况客观审查各项证据材料的证明效力，并在此基础上，对认定驰名商标的各项因素结合商标的实际使用与推广情况予以全面考量。

案 情

当事人

上诉人：中国外运长航集团有限公司（简称中国外运公司）

被上诉人：国家知识产权局

原审第三人：烟台展博软件科技有限公司（简称展博公司）

案由：商标权无效宣告请求行政纠纷

第17768021号“德意中外运”商标（简称诉争商标）注册人系展博公司，申请日期为2015年8月27日，核定使用在第35类“进出口代理、替他人推销”等服务上。第1759117号“中外运”商标（简称引证商标一）注册人系中国外运公司，申请日期为2000年12月29日，核定使用在第39类“货运经纪、货运、旅客运送”等服务上。第3499879号“中国外运”商标（简称引证商标二）注册人系中国外运公司，申请日期为2003年3月25日，核定使用在第39类“送货、货运、家具运输”等服务上。

2019年11月8日，中国外运公司对诉争商标提出无效宣告请求。其主要理由为引证商标一、二为“货运”服务上的驰名商标，诉争商标的申请注册构成对引证商标一、二的复制、摹仿，侵犯了中国外运公司的合法权益。

2020年9月23日，国家知识产权局作出关于第17768021号“德意中外运”商标（即诉争商标）无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），认定中国外运公司提交的证据不足以证明引证商标一、二在“货运”服务上为中国消费者所熟知，具有为相关公众所熟知商标所应有的广泛影响力与知名度，诉争商标核定使用的服务与引证商标一、二核定使用的服务关联性较弱，诉争商标的注册未违反2013年修订的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十三条第三款规定的情形，据此，裁定对诉争商标予以维持。

中国外运公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。其在行政阶段及诉讼阶段提交的用以证明引证商标一、二在“货运”服务上构成驰名商标的证据主要包括：1.关于相关公众对引证商标一、二知晓程度的证据包括：1992年8月20日《人民日报》，该报头版详细介绍了中国外运公司的历史、分子公司及货运业务、国际业务发展情况；国务院国有资产监督管理委员会（简称国资委）网站上在2008年至2014年关于中国外运公司企业的报道文章，显示中国外运公司入选2009年度“世界著名品牌500强”及2013年度全球第三方物流企业世界十强；1993年至2016年中国外运公司在货运物流进出口行业排名相关资料；“中国外运”在中国香港H股上市及沪市上市相关情况；《人民日报》《国际商报》《人民政协报》《经济参考报》《北京青年报》《21世纪经济报道》《中国经济时报》《兰州日报》《经济日报》《广西日报》等众多媒体的相关报道；《中国外运报》《中国外运史1990-1999》《中国外运四十年》《满洲里外运50年 1946-1996》《中国外运》（杂志）中的相关文章；湖北省高级人民法院生效判决，该判决认定“中国外运”“中外运”在全国范围内具有较高知名度；“中国外运”“中外运”货运服务所获荣誉。2.关于引证商标一、二使用持续时间的证据包括：“中国外运”援藏物资运输任务相关图片；1992年“中国外运”赞助中国桥牌女队的情况；中国外运公司为2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2012年伦敦奥运会等重大国际盛会提供货运等物流服务相关证据；中国外运公司与大型企业长期保持货运服务关系相关证据。3.关于对引证商标一、二进行广告宣传的证据包括：2013年、2014年国际海运年会相关宣传；《中国外运》《物流时代》《国际商报》《中国航务周刊》《瞭望新闻周刊》相关宣传；2010年上海世博会围墙广告；2010年中国国际运输与物流博览会相关宣传；2008年至2016年中国外运公司广告宣传投入的审计报告。4.其他用以主张引证商标一、二构成驰名的证据：中国外运公司全国150余家分支机构的情况；中国外运公司自1987年至2017年获得荣誉的情况；中国外运公司分支机构自2003年至2018年获得荣誉的情况；中国外运公司及其关联公司2008年至2016年市场经营指标。

审 判

北京知识产权法院经审理认为：综合考虑中国外运公司提交的相关书籍杂志、检索报告以及相关的报道等证据，并不足以证明引证商标一、二在其核定使用的货运服务上已达到为相关公众所熟知的程度。而且，引证商标一、二核定使用的货运服务与诉争商标核定使用的广告等服务在提供部门、服务内容等方面差异较大。诉争商标的注册不易误导公众，未违反2013年商标法第十三条第三款的规定。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决驳回中国外运公司的诉讼请求。[1]

中国外运公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定。其主要上诉理由为：一、引证商标一、二在诉争商标申请日前为相关公众所熟知，达到驰名状态。二、诉争商标构成对引证商标一、二的摹仿。三、诉争商标的注册容易误导公众，致使中国外运公司利益可能受到损害。

国家知识产权局、展博公司均服从原审判决。

北京市高级人民法院经审理认为：本案中，首先，根据中国外运公司在行政阶段及诉讼阶段提交的报道文章、协议、广告宣传材料等证据显示，在诉争商标申请日前，中国外运公司经过多年经营发展，已在货运行业占有较大市场份额，享有较高市场声誉，且“中国外运”等相关标识被广泛展示于中国外运公司的运输车辆车头、货柜箱体、工作服装、运输协议页眉等位置，实际发挥了识别中国外运公司“货运”服务的作用。同时，中国外运公司长期将“中外运”“中国外运”作为其企业简称在商业经营活动中广泛使用，“中外运”“中国外运”已与中国外运公司建立了稳定的对应关系，鉴于“货运”服务是中国外运公司的主营业务，上述使用行为亦大幅提高了引证商标一在货运行业的影响力。故在案证据足以证明引证商标一在诉争商标申请日前，经使用与推广在“货运”服务上已为相关公众广泛知晓，构成驰名商标。其次，诉争商标为“德意中外运”文字商标，完整包含了引证商标一，诉争商标构成对引证商标一的摹仿。再次，诉争商标核定使用的“进出口代理、替他人推销、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”等服务，亦与货运服务在服务对象、服务方式、服务内容等方面具有一定的关联性，且根据展博公司在一审诉讼中提交的证据显示，其在实际使用中系将“德意中外运”用于标识其提供的“德国-中国专线转运”“国际直邮配送”等服务。而在案证据并不足以证明诉争商标经推广使用已具备可与引证商标一形成市场区分的知名度。综合考虑上述事实，诉争商标使用在“进出口代理、替他人推销、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”等核定使 用的服务上，易使相关公众误认为上述服务与中国外运公司在先注册且具有较高知名度的引证商标一存在特定联系，从而导致中国外运公司存在利益受损的可能，应认定诉争商标的申请注册违反了2013年商标法第十三条第三款的规定。鉴于已经认定引证商标一构成驰名商标，并适用2013年商标法第十三条第三款的规定对中国外运公司的利益进行了维护，根据驰名商标按需认定的原则，对引证商标二是否构成驰名商标，不再予以评述。

最终，北京市高级人民法院二审判决：撤销原审判决；撤销被诉裁定；国家知识产权局重新作出裁定。[2]

重点评析

本案争议焦点为诉争商标的申请注册是否违反了2013年商标法第十三条第三款的规定。2013年商标法第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。该条款是关于驰名商标保护的规定，根据该条款，商标构成驰名商标是适用此条款保护商标注册人利益的前提条件之一。人民法院在具体案件中认定商标是否构成驰名商标时，应当在保护商标权利人的合法利益与防止商标权利保护范围的不当扩张之间寻求平衡。然而驰名商标这一法律概念本身即具有难以量化、标准化界定的特点，且驰名商标与时间、地域、商品或服务类别、市场环境等均存在密切关联，驰名商标的认定也因此存在客观上的困难。

为明确驰名商标的认定标准，法律、司法解释均作出明确规定。首先，关于认定驰名商标应当考虑的因素。《商标法》第十四条第一款对认定驰名商标应当考虑的因素做了列举：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。同时，为了避免对该条款的误读，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2020年修正）（简称《驰名商标保护应用法律解释》）第四条对《商标法》第十四条第一款作出解释，明确了考虑该条款列举的全部因素并非认定驰名商标的必要条件，根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。其次，关于当事人主张商标驰名应履行的举证责任。《驰名商标保护应用法律解释》第五条列举了当事人主张商标驰名时应当根据案件具体情况提供的证据（该条款在商标授权确权行政案件中可参照适用）：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。同时，根据《驰名商标保护应用法律解释》第八条的规定，对于在中国境内为社会公众所熟知的商标，可减轻商标权利人的举证责任。上述关于认定驰名商标应当考虑的因素、关于当事人主张商标驰名应履行的举证责任的法律规范及司法解释，为驰名商标的司法认定提供了规范供给与规则指引。并且，为确保法官在司法适用过程中可以根据具体案情客观、灵活地作出判断，这些规定主要采用类型化描述的方法对考量因素或证据材料类型进行了列举，并通过“其他因素”“其他事实”等兜底性措辞及但书条款赋予法官充分的裁量空间。然而，自由裁量权通常是把双刃剑，一方面有利于避免机械化、教条化的套用法条去规范纷繁复杂的社会生活，使得法律适用不至于陷入削足适履的窘境；另一方面较为依赖法官在具体案件中的判断，为认定标准与裁判尺度的统一带来了一定的困难。在认定驰名商标的司法实践中，既出现过认定标准过于宽松的做法，也出现过将驰名商标认定标准简单化、绝对化的做法，这些或宽或严的倾向都不利于驰名商标制度价值的有效发挥。

人民法院在个案中依据当事人的请求认定商标是否构成驰名时，应当充分考虑案件具体情况，坚持全面审查的原则。具体而言，一、严格审查当事人关于认定驰名商标的请求是否满足按需认定的基本原则。驰名商标的认定系出于制止他人实施抢注、侵权或不正当竞争行为的需要，是手段而非目的，法院对驰名商标的认定应当秉持谦抑的态度，只有当商标是否构成驰名商标这一客观事实与案件审理结果存在实质性关联时，才有必要加以审查。倘若商标是否构成驰名商标对案件审理结果不具有实质性影响，则无需进行审查。本案中，二审法院经审查认为引证商标一是否构成驰名商标的确关乎诉争商标的申请注册是否违反了2013年商标法第十三条第三款规定，故对引证商标一是否构成驰名作出了认定。然而，鉴于二审法院最终认定引证商标一构成驰名商标并据此维护了中国外运公司的相关利益，引证商标二是否驰名已不影响案件审理结论，故对中国外运公司关于引证商标二构成驰名商标的主张不再予以审查。二、结合案件整体情况客观审查各项证据材料的证明效力。对当事人提交的商标驰名相关证据材料，在确认证据满足真实性、合法性要求的前提下，应当结合诉争商标申请日前商标权利人的行业状况、经营模式、市场声誉等基本情况，客观地审查各项证据与商标驰名是否存在关联，避免孤立地审视某项证据材料继而否定其证明效力。本案中，二审法院在综合考虑中国外运公司行业声誉、主营业务的基础上，结合“中外运”“中国外运”作为企业简称已与中国外运公司建立了稳定的对应关系的事实，采纳了中国外运公司提交的将“中外运”“中国外运”作为企业简称在商业经营活动中广泛使用的证据材料。三、全面考量各项因素认定驰名商标。《商标法》第十四条第一款所列举的各项因素需要结合商标实际使用与推广情况予以全面考量，不宜为各项因素单独设立“及格线”。本案中，在诉争商标申请日前，中国外运公司在货运行业占有较大市场份额、享有较高市场声誉，“货运”服务系其主营业务，“中国外运”“中外运”作为其简称已与其形成稳定的对应关系，中国外运公司在经营活动中将“中国外运”“中外运”作为企业简称广泛使用的行为客观上使得引证商标一在“货运”服务上具有较高的知名度和影响力。同时，在案证据可以证明“中国外运”等相关标识实际发挥了识别中国外运公司“货运”服务的作用。据此，二审法院认定引证商标一在诉争商标申请日前在“货运”服务上已为相关公众广泛知晓，构成驰名商标。

注释：

[1] 北京知识产权法院（2020）京73行初15883号行政判决书。

[2] 北京市高级人民法院（2021）京行终6634号行政判决书。

作者单位：华南理工大学（本文源自《中华商标》2022年第6期）

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